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흑당버블밀크티 업체인 '흑호당' 측을 상대로 '흑화당' 측이 부정경쟁방지법 위반으로 인한 가처분신청과 손해배상청구소송을 제기한 사건에서 

고은희 대표 변호사는 흑호당 측을 대리하여 모두 승소를 이끌어 낸 바 있는데요.

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그런데 '흑화당' 측이 가처분 신청에서 패소한 이후, '흑호당'의 상표권 공고에 대한 특허청 이의심판을 청구하였습니다. '흑호당'의 상표가 자사의 수요자를 기만할 염려가 있고 부정한 목적으로 모방하여 출원한 상표이기 때문에 상표권 등록이 거절되어야 한다고 주장한 것입니다. 

이에 고은희 대표 변호사는 또다시 '흑호당' 측의 특허청 이의심판의 법률대리를 맡아 신속하게 이의신청에 대한 답변서를 준비하여 발송하였습니다. 

고은희 대표 변호사는 '흑화당' 측의 주장은 모두 법리적, 논리적, 객관적으로 분석하였을 때 인정할 수 없다는 취지의 답변서를 준비하여 특허청에 제출하였습니다.  

① 흑호당의 상표, 수요자가 흑화당과 오인·혼동할 염려가 있어 상표법 위반에 해당된다? 

수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 선사용상표나 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하며 이는 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 ‘상표등록을 배제할 수 있을 정도로’ 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.

대법원 2011후1722 판결

이미 시장에는 '흑당'이라는 이름이 들어간 수많은 흑당버블밀크티 업체들이 영업을 하고 있는 와중에 이의신청인이 의뢰인의 상표와 오인·혼동을 주장하기 위해서는 자사만의 특별한 주지성과 식별력을 가지고 있어야 하는데요.

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하지만 상품 판매기간이 약 9개월 정도 밖에 되지 않은데다 의뢰인의 '흑호당' 보다도 뒤늦은 후발주자인 점, 

이미 시장에는 이의신청인의 상품보다 많은 홍보, 관심, 검색결과 등을 가진 수많은 비슷한 업체들이 있으므로, 이의신청인의 상품이 압도적인 점유율을 가지고 있다거나 개별적이고 우월한 지위를 가지고 있어 흑당버블밀크티 시장에서 이의신청인의 상표가 수요자들에게 인식될 수 있을 정도의 주지성을 갖고 있지 않음을 주장하였습니다.

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② 흑호당의 상표가 유명 흑당버블밀크티의 상표를 모방하였다?

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이미 업계에서는 '흑당'이라는 단어를 조합하거나 흑당이 흘러내리는 모습이 마치 호랑이와 같다는 이유로 '호랑이'를 상징적인 표현으로 사용하고 있는데요. 의뢰인의 '흑호당' 상표에 호랑이가 있다고 해서 외관상 전혀 유사성이 없고, 부정한 목적으로 모방한 사실도 없어 이 또한 해당되지 않음을 적극 주장하였습니다. 

결국 흑호당은 특허청 이의심판 사건에서도 승소하였고

흑호당은 정상적으로 상표권 등록이 완료되었습니다.

이번 사건에서 고은희 대표 변호사는 법리, 사실관계를 주도면밀하게 파악하여 주장함으로써 방어에 성공하였고 이로인해, '흑호당'을 대리한 특허청 심판사건, 가처분신청사건, 부정경쟁행위 금지청구 및 손해배상청구의 본안소송에서 전부승소함에 따라 의뢰인이 위기 상황을 성공적으로 대응하고 해소함으로서 사업을 유지하는 근간을 만들 수 있게 되었습니다.