디자인권과 관련한 분쟁은 ①디자인권 침해로 인한 민사상 침해금지등 청구소송을 진행하는 경우 ②특허법원에 등록된 등록디자인의 등록우효를 청구하는 경우가 대표적입니다. 디자인의 유사성은 주관적 견해가 개입되면 명확한 판단이 어려우므로 철저히 법리적으로 살펴보는 것이 우선입니다. 

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과거 특허법원 판례 중에는 '디자인권침해'를 주장하며 법적절차를 밟지않고 거래처에 경고장을 발송하여 제품판매를 중단하게 한 경쟁업체에게 "업무방해로 인한 손해배상액으로 1억 3,000만원을 지급하라(특허법원 2017나24xx)"는 판결을 내린 바 있습니다. 이처럼 디자인권침해 분쟁은 결국 기업의 손실에도 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼 경험많은 변호사의 도움이 필요합니다. 

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디자인의 유사여부는 '상이한 심미감'을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단해야

A사의 거치그립은 손가락을 끼우거나 거치하는 링의 하부를 직선으로 디자인 한 것이 특징인데요. 재판부는 두 디자인이 매우 유사하며 전체적으로 느껴지는 심미감도 비슷하다고 보고 B사가 A사가 디자인을 출원한 이후 이와 유사한 제품들을 제조·판매하였다고 판단해 "B사는 해당 제품과 생산설비 일체를 폐기하고, 이를 생산, 사용, 양도를 하여서는 안되며, A사에게 3,000만원을 지급하라"는 1심 판결을 내렸습니다.

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하지만 항소심은 원심판결을 파기하고 A사의 청구를 기각했습니다. 두 제품이 유사성을 띠기는 하지만 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 또는 이 사건 등록디자인이 속하는 분에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과하다고 보았습니다.

그 밖에 이 사건 등록디자인과 B사의 제품들은 링의 하부가 플레이트 하부로 돌출된 비율에서도 차이가 있으나, 그 비율을 적절히 조절하는 것은 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과해, 오히려 A사의 제품이 「디자인법」 제33조 제2항에 따라 국내에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로 등록에 무효사유가 있다고 판단해 A사가 B사를 상대로 등록디자인에 관한 디자인권에 기초하여 디자인침해의 금지 등을 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 본 것입니다. 

「디자인보호법」 제33조(디자인등록의 요건)

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② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.

1. 제1항제1호ㆍ제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합

2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합

해당 사건은 결국 대법원까지 이어졌고, 대법원은 A사의 손을 들어주었습니다. 

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A사의 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 등록디자인은 비교대상디자인과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있어서, 비교대상디자인을 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다고 보았습니다. 

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나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없으므로, A사의 디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기어렵다고 판단한 것입니다. 결국 원고패소한 원심판결이 A사의 승소 취지로 파기환송된 사례입니다(대법원 2016다2191XX). 

법무그룹 및 특허세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 변리사의 자격을 함께 갖추고 있으며 저작권, 특허권, 디자인권, 상표권, 영업비밀, 부정경쟁 등 지식재산권과 관련한 법률분쟁을 전담하는 <부정경쟁방지센터>를 설립하고 센터장 변호사를 역임하고 있습니다.

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특히 고은희 대표 변호사는 경찰수사연구원에서 상표법, 부정경쟁방지법 수사에서 강사로 출강하고 있는 등 대외적으로도 그 전문성과 노하우를 인정받고 있습니다. 의뢰 즉시 대표 변호사·변리사를 비롯한 변호사팀과 법무경영팀이 꾸려져 사건을 전담하고 있으니 관련 상담이 필요하신 분들은 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.