상표권자는 「상표법」 제89조에 따라 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편, 동법 제107조, 제108조 제1항에 따라 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 그런데 동일·유사한 상표가 출원등록을 하였다면 어떻게 될까요?

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이경우 선출원 등록상표권자는 후출원 등록상표권자를 상대로 상표등록무효심판을 청구할 수 있습니다. 이에 대법원은 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 해석하고 있었습니다. 그런데 최근 이를 변경하는 대법원 판결이 있어 소개해드립니다.

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동종업종에서 동일한 상표를 사용한 경우

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A씨는 2013년 소프트웨어 개발 및 공급업체를 운영하며 "데이터팩토리"라는 상표를 출원등록했습니다. 그런데 B사가 2015년 12월 컴퓨터 데이터 복구 등을 수행하는 업체를 설립해 A씨 업체와 같은 동일한 상표를 사용한 것입니다.

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이에 A씨는 B사를 상대로 상표사용금지 및 손해배상소송을 냈다. 그런데 B사는 소송 중이던 2017년 8월 A씨 상표와 동일·유사한 상표를 출원·등록하고는 "최소한 등록상표의 등록이 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다"고 주장했습니다.

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"데이터팩토리" 보통명칭이라 보기 어려워

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B사는 해당 상표에 대해 '그 서비스업의 보통명칭 또는 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이어서 식별력이 없어 유사 여부를 판단할 때 한글 “데이터팩토리” 또는 영문 “DATA FACTORY” 부분을 제외하고 비교하여야하고, 그러한 경우 그러한 경우 두 표장은 동일하거나 유사하지 않다고 주장했습니다.

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“데이터 (DATA)"는 ”컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보” 또는 “정보를 작성하기 위해 필요한 자료” 등을 의미하고, “팩토리(FACTORY)”는 “공장” 즉, “많은 사람들의 협동 작업에 의해 계속적으로 상품을 생산하기 위하여 일정한 고정적인 시설을 설치한 장소”를 의미하는데요.

재판부는 “컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장”을 뜻하는 "데이터팩토리(DATA FACTORY)”라는 표현이 일반수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 “데이터 관련 서비스를 제공하는 장소”와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있으나, 위 서비스업을 취급하는 거래계에서 그 서비스업을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 단정하기는 어렵다고 보았습니다.

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따라서 이 사건 서비스표와 B사가 사용한 표장에 포함된 "데이터팩토리(DATA FACTORY)” 부분은 위 서비스업과 관련하여 식별력이 있다​고 할 것이므로, 위 부분이 식별력이 없음을 전제로 한 B사의 주장은 받아들여지지 않았습니다.

상표권 분쟁 중 동일·유사한 상표를 출원·등록하였다면 손해배상액의 산정은?

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이에 대법원에서는 B사의 등록상표 등록 이후 B사 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로 침해가 부정되는지 여부가 주요 쟁점이 되었습니다. 기존 대법원 판례(86도277)는 "후출원 상표가 무효라는 결정이 나오기 전까지 유사 상표를 사용한 것에 대해서는 책임이 없다"는 입장이었는데요.

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1심과 2심 역시 위와 같은 법리를 적용하여 'B사는 A씨에게 손해배상으로 2천만원을 배상하라'고 판결하였습니다. 하지만 대법원은 기존 법리를 변경하였습니다. "후출원 상표가 무효임이 확정되기 전 유사 상표를 사용한 것에 대해서도 책임을 물을 수 있다"고 본 것입니다.

법무그룹 유한 및 특허세무그룹 유한은 고은희 대표 변호사를 센터장으로 <지식재산IP센터>를 설립하여 특허, 상표, 디자인, 부정경쟁, 영업비밀 등 지식재산권관련 분쟁에 전방위적 법률조력을 제공하고 있습니다.

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특히 고은희 대표 변호사는 현재 경찰수사연구원에서 지능범죄수사과정과 경제범죄수사관양성과정의 상표법 강의 강사로 출강하며 전문가를 양성하는 법률전문가로 활약하고 있으며, 관련 사건에 풍부한 실무경험과 성공사례를 보유하고 있습니다. 상담이 필요하신 분들이라면 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.