일반적으로 동일상표나 유사상표라 하더라도 지정상품이 다르면 출원등록이 가능하게 되어있습니다. 하지만 출원등록이 되었어도 이후 법적분쟁에 휘말릴 수 있습니다. 업체간 불사용취소심판을 청구하거나 상표권침해소송을 제기할 수 있기 때문입니다.

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이경우 지정상품의 제품군이 아예 다른 경우, 지정상품이 유사한 경우로 나뉠 수 있는데요. 지정상품의 제품군이 아예 다르다 하더라도 부정경쟁방지법에 의해 잘알려진 상표를 모방하여 사용할 경우 불법행위에 해당될 수 있습니다. 그런데 지정상품이 유사할 경우 이에 대한 상표권침해 여부를 어떻게 해석해야 하는지 애매한 경우가 많아 상표법변호사의 자세한 법률자문을 필요로 합니다.

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동일한 상표이나 지정상품이 유사한 경우

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A사는 침구류 제조 판매업 등을 목적으로 1981년 설립등기를 마친 법인이고 '이브자리'라는 상표를 사용하고 있었습니다. 그런데 B사가 동일한 이브자리 상표를 등록해서 사용하자 A사는 B사를 상대로 상표권침해금지소송을 제기하였습니다. A사는 등록상품으로 '비의료용전기매트'를 지정상품으로 등록하고 있었는데, B사는 '온수난방기구'를 지정상품으로 등록한 것입니다.

이에 B사는 자사가 제조·판매한 '온수보일러매트' 및 온수보일러'는 매트 내부에 전열선이 아닌 호스가 내장되어 별도의 전기보일러 장치에서 생성된 온수를 호스를 통하여 난방하는 방식의 '온수난방기구'로서 A사의 지정상품인 상표들의 지정상품인 '비의료용 전기매트'와 동일 또는 유사한 상품에 해당한다고 볼 수 없다고 반박했습니다.

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법원은 지정상품의 동일·유사 여부에 대해 지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다고 보고 있습니다.

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상표법이나 상표법 시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 상품구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으므로, 개별적인 판단이 필요하다고 보는 것입니다.

위와 같은 법리를 고려할 때 재판부는 B사의 상품은 A사의 지정상품인 '비의료용전기매트'와 동일 내지 유사한 상품이라고 판단했습니다.

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B사가 제조 · 판매하는 '온수보일러 매트' 등 이 사건 각 상품의 경우 전기를 그 동력으로 하여 바닥 등에 펼쳐놓는 매트의 온도를 높여 난방의 효과를 달성케 하는 제품으로서, 그 기본적인 기능이나 목적이 기존에 판매되는 '비의료용 전기매트'와 동일 내지 유사하다고 보았습니다.

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또한 이 사건 각 상품은 매트 내부에 전열선이 내장되어 열선이 전기저항에 의하여 발생하는 열로 온도를 상승시키는 방식인 '비의료용 전기매트'가 전자파 등을 발산함으로써 사용자들의 건강에 유해할 우려가 있다는 문제점을 극복하기 위하여 제조된 것으로서, 온수매트와 전기매트는 통상적으로 동일한 업체에서 제조, 판매되고 있고 인터넷 온라인 쇼핑몰에서도 같은 유형으로 분류하고 있기도 합니다.

위와 같은 사정을 고려하면 A사와 B사는 소비자층, 사용 목적과 장소 등이 거의 일치할 뿐만 아니라 위 양 상품은 경쟁관계에 있는 상품으로서 만일 B사가 이 사건 각 상품에 B사 사용상표들을 사용할 경우 통상의 고객으로서는 A사가 제조 · 판매하는 비의료용 전기매트와 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 것이라고 오인할 가능성이 많아 보인다고 판시했습니다.

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따라서 B사는 A사의 상표와 동일·유사한 상표들을 A사 상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 A사의 상표권을 침해하였다고 판단되므로, 'B사는 해당 상표의 사용금지 및 제품 폐기, 손해배상으로 A사에게 2,000만원을 지급하라'고 판결하였습니다(서울중앙지법 2014가합595XXX).

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지정상품이 전혀 다른 제품군이라면?

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지정상품이 전혀 다른 제품군이라 하더다로 불법행위가 적용되는 경우가 있습니다. 바로 「부정경쟁방지법」에 의한 부정경쟁행위에 해당되는 경우인데요. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (가)목에서는 '국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 용기·포장 등과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포·수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 금지하고 있습니다.

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실제로 과거에는 명품브랜드 '루이비통'이 상표가 유사한 '루이비통닭'을 상대로 가처분을 신청하였고, 루이비통닭 측은 해당 상표를 사용하지 말라는 명령을 어겨 1,450만원을 배상한 경우나, 레스토랑 법인인 아웃백 스테이크 하우스의 상표를 모방한 모텔에 대해서도 부정경쟁행위를 인정하여 사용금지와 손해배상으로 9,000만원의 배상을 인정한 바 있습니다.

이처럼 상표권은 출원 당시 문제가 없더라도 출원 이후 각종 법정분쟁에 휘말리게 될 수 있으므로, 가급적 출원부터 상표법변호사의 종합적인 법률컨설팅을 받는 것이 유리합니다.

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또한 상표출원 도중 경쟁업체로부터 이의가 제기되는 경우가 있는데요. 실제로 법무그룹 유한의 <지식재산IP센터> 고은희 센터장 변호사가 프랜차이즈 가맹점 운영 단계에서부터 모든 법률대리를 맡아온 흑당밀크티업체 '흑호당' 측의 상표등록을 맡아 진행하고 있는 도중, 경쟁업체인 '흑화당' 측이 상표등록에 이의신청을 한 사건이 있었으나

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풍부한 경험과 신속한 대응을 바탕으로 상대방의 이의신청에는 이유가 없음을 법리적, 논리적으로 모두 반박하였고 특허청 또한 이를 받아들여 '이의신청은 이유없다'는 결정을 내렸습니다. 결국 의뢰인인 '흑호당' 측의 상표는 정상적으로 등록될 수 있었습니다.

상표권분쟁은 업체의 심각한 타격을 입혀 존폐의 위기에까지 이르게 할 수 있으므로 경험많은 상표법변호사의 적극적인 도움을 받으셔야 합니다. 상표법변호사의 조력을 받으시면 이와 관련한 관계법령과 여러 판례를 비롯하여 다수의 상표권 소송에서 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로 이를 대안할 수 있는 여러 해결책을 제시함에 따라 법원으로부터 의뢰인에게 유리한 결과를 이끌어내는데 도움을 받으실 수 있습니다.​

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상표법 분쟁에 적극적인 법률자문과 소송대리를 도와드리고 있는 법무그룹 및 특허세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 <지식재산IP센터>를 설립해 센터장 변호사를 역임하고 있으며 경찰수사연구원에서 지능범죄수사과정과 경제범죄수사관양성과정의 상표법 강의 강사로 출강하며 전문가를 양성하는 법률전문가로 활약하고 있습니다. 관련 상담이 필요하신 분들이라면 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.

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