「상표법」 제34조 제1항 제13호에서는 "국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(모방대상상표)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표"는 상표등록을 받을 수 없는 상표라고 보고 있습니다.

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따라서 이러한 상표가 등록되었다면 특허법원에 상표등록무효 심판청구를 할 수 있습니다. 다만 이러한 '모방대상상표'에 해당되기 위한 충분한 입증이 갖추어져야 하는데다, 등록상표가 부정한 목적을 가지고 상표를 등록하였음을 주장하여야 하는 만큼, 관련 사건에 경험많은 상표권변호사의 도움을 받는 것이 바람직합니다.

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부정한 목적의 상표등록 인정되어 상표등록무효 인정한 사례

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국내에서도 잘 알려진 SNS 서비스인 '인스타그램'은 국내 서비스업의 '인스타모델' 에 대한 상표등록무효심판청구를 진행하였는데요. 특허법원은 인스타그램 측의 주장을 받아들여 '인스타모델'의 상표등록은 무효가 되어야 한다고 보았습니다.

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그 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표들과 유사한 표장으 로서 등록상표가 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표이므로 상표법 제34조 제1항 제 13호에 해당하는 상표등록 무효사유가 있고, 따라서 이 사건 등록서비스표는 무효가 되어야 한다고 본 것입니다.

① '인스타그램' 상표와 '인스타모델' 상표의 유사성 인정

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'인스타그램'은 긴 5음절로 이루어져 일반 수요자의 경향에 따라 전반부의 ‘인스타’ 부분만으로 약 칭되어 호칭되기도 하였는데요. 반면 '인스타모델'의 상표 중 '모델' 부분은 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없어 제외하면 두 상표 모두 '인스타'로 호칭되어 호칭 및 관념이 동일하므로 유사성이 있다고 보았습니다.

② 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부 

등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표 의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다.

대법원 2017후752 판결

인스타모델 측은 2017년경 광고 및 마케팅업과 관련하여 상표를 출원하고, 이후 '인스타그램 인플루언서 및 인스타 모델 발굴 사업을 진행한다'며 페이스북 페이지를 통한 홍보를 시작하였는데요.

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'인스타그램'은 2010년경부터 소셜네트워크 서비스업으로 알려져 있으나, 인스타그램은 국내에서 2015년경부터 광고서비스업을 도입하여 비즈니스 프로필을 통해 자신의 상품 또는 서비스를 홍보할 수 있는 수단을 제공하기 시작하였고, 플랫폼 마케팅 가치를 높일 수 있는 개발사를 선정하고 협력사를 발굴하는 ‘인스타그램 파트너 프로그램’을 출범하기도하였습니다.

또한 많은 기업들은 인스타그램 비즈니 스 계정, 인스타그램 홍보 이벤트 등의 방법으로 자신의 상품 및 서비스업을 광고하였으며, 이러한 인스타그램을 이용한 홍보와 마케팅 사례는 다수의 네이버 블로그 및 언론기사 등에도 소개되기도 하였는데요.

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법원은 이러한 사정을 고려하면 '인스타모델'은 '인스타그램'의 소셜네트워크 서비스제공업과 유사한 서비스업에 해당하거나 경제적 견련관계가 인정된다고 보았습니다.

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또한 '인스타모델' 상표를 출원할 당시 '인스타그램'의 존재를 충분히 알 수 있었고, 그 후 자신들의 상표를 '인스타그램상에서 활동하는 모델'의 의미로 사용하기도 하는 등 '인스타그램' 상표의 영업상 신용 등을 이용하고자 하였던 점 등까지 종합하여 보면, 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 본 것입니다(특허법원 2020허4XXX).

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등록 상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성 의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

대법원 2017후752 판결

이처럼 상표등록무효를 살펴보기 위해서는 상표간의 유사성 여부, 수요자의 인식 여부, 등록상표의 부정한 목적이 있는지 여부 등을 철저하게 살펴보아야 하는 만큼 관련 법과 사건에 경험많은 변호사의 조력이 매우 중요합니다.

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법무그룹 및 특허그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 변리사의 자격도 동시에 갖고 있음은 물론이고, 지적재산권법 전문 변호사로서 현재 경찰수사원에서 상표법과 부정경쟁방지법과 관련한 지능범죄, 경제범죄수사의 수사관양성과정의 강사로도 출강​하며 대한민국 수사전문가를 상대로 하는 교육에도 힘쓰고 있습니다.

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유사상표, 동일상표 등의 문제가 끊임없이 발생하고 있는 요즘, 제대로 된 상표법의 보호를 받고 추후 이로 인한 분쟁이 생겼을 때 적법한 방어권과 침해금지청구, 손해배상청구를 행사하기 위해서는 적재적소에 법률전문가의 적극적인 법률조력이 꼭 필요합니다. 관련 상담이 필요하신 분들은 법무그룹 및 특허 그룹유한으로 문의하시기 바랍니다!