'만석'이라는 부분이 동일하다며 등록무효청구한 '만석닭강정'

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피고는 2018. 12. 포장마차업, 레스토랑 및 호텔서비스업 등을 지정하여 '만석장(이 사건 등록상표)'이라는 상표를 출원하여 등록하였습니다. 원고들(만석닭강정 측)은 2019. 12. 경 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하고, ‘이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였습니다.

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그러나 특허심판원은 2021. 7. 경 ‘이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니한다.’라는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였는데요. 그러자 원고들은 피고를 상대로 등록무효청구소송을 제기하였습니다.

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원고들의 주장은?

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상표법 제34조 제1항에서는 각 호에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 정하고 있는데요.

원고들(만석닭강정)은 그중 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당한다고 주장하며 피고의 상표 등록은 무효가 되어야 한다고 주장했습니다.

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• 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 그 각 표장 및 지정상품 등이 서로 동일·유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

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• 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 이전에 국내 일반 거래자에게 특정인의 상품 출처로 알려진 이 사건 선등록상표 또는 선사용상표와 그 각 표장 및 지정상품 등이 서로 유사하여 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

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• 이 사건 등록상표는 쟁점 상표들과 동일·유사한 상표인데, 피고는 쟁점 상표들에 화체된 신용이나 명성에 무단 편승하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원된 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

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법원의 판단 ①

이 사건 등록상표는 ‘만석’ 부분으로 분리되어 인식될 수 없어

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• ’만석장‘은 ’만석‘과 ’장‘으로 구성되어 있다고 볼 수 있지만, 서로 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있음과 아울러 전체적으로 ‘만석장’이라고 불릴 수 있으며, 그 호칭도 3음절로 비교적 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스럽다고 보인다.

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• 이 사건 등록상표의 지정상품에 기재된 업종들은 대체로 동종 업체가 다수 존재하고, 사용하는 표장 또한 동일·유사한 문자를 포함하는 경우가 흔히 있을 수 있는 것으로 보이므로, 일반 수요자로서도 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 일부가 아닌 전체로 호칭하는 경우가 좀 더 일반적이라고 판단된다.

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• ‘만석장’은 전체로서 ‘아주 많은 곡식’이나 ‘모든 자리에 사람이 다 차서 빈 자리가 없음’의 의미가 있는 ‘만석’이라는 단어와 ‘고급 여관’ 또는 ‘저택’의 뜻을 더하는 것으로 이해되는 접미사 ‘장(莊)’이 유기적인 일체로 결합하여 전체적으로 ‘많은 곡식을 수확하는 집’ 내지 ‘좌석이 가득찬 집’이라는 독자적이고 새로운 의미를 형성한다고 볼 수 있다.

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법원의 판단 ②

‘만석’이라는 부분이 독자적인 식별력을 갖는다고 단정하기 어려워

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법원은 아래와 같은 점을 들어 이 사건 선등록상표 중 ‘만석닭강정’이 아닌 ‘만석’ 부분이 독립하여 상품의 출처 표시기능을 수행한다고 인정하기 부족하다고 보았습니다.

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• 피고의 어머니는 1974년경부터 ‘만석장’이라는 상호로 일반음식점 영업허가를 받아 그 무렵부터 두부요리 전문점을 운영해 오다가 2010. 12. 폐업하였다. 피고는친형과 함께 2020. 11. 부터 어머니로부터 영업을 계승하여 '‘만석장’이라는 상호로 그 무렵부터 두부정식 등의 음식을 판매하는 영업을 하였다. 피고는 만석장 식당을 운영하면서 2016년부터 2019년까지 사이에 수도권에 소재한 대형쇼핑몰 등에 총 12개의 ‘만석장’ 점포를 추가로 개설하였다.

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• 원고들은 2008년경부터 '만석닭강정', 즉 만석에 닭강정이 결합한 ‘만석닭강정’ 및 닭 모양의 도형 내지 그림이 결합된 것을 주로 사용하였던 것으로 보인다.

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• 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로, 전국에서 영업 중인 음식점 중에서 ‘만석식당’, ‘만석생고기’, ‘만석식육식당’, ‘만석이모네조개구이’, ‘만석짬뽕’ 등 ‘만석’이라는 문자가 포함된 영업표지를 사용한 음식점이 상당수 존재하는 것으로 인정된다.

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법원의 판단 ③

수요자 기만, 부정한 목적 인정하기 어려워

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• 원고들은 ‘식품 브랜드 관련 인식조사 결과보고서에 의하면, 이 사건 선등록상표의 “만석” 부분은 주지·저명성이 인정된다.‘라는 취지로 주장하였으나, 법원은 그러나 이 사건 설문조사는 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후인 2021. 8. 부터 2021. 9. 까지 사이에 이루어진 것으로 이 사건 등록상표의 등록 당시의 수요자의 인식을 정확하게 반영한다고 단정할 수 없다.

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• 쟁점 상표들의 구체적인 사용실태, 이 사건 선사용상표의 선사용자라고 주장하는 원고들과 이 사건 등록상표를 사용하는 피고가 주로 판매하는 각각의 음식의 종류 및 그 운영 형태의 차이를 이 사건 등록상표 지정상품에 기재된 영업의 일반적인 거래실정 등과 종합해 보면, 원고들이 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록상표가 쟁점 상표들과의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하거나, ’부정한 목적‘이 있었다고 인정하기 어렵다.

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결국 법원은 "원고들의 청구를 모두 기각한다"며 피고의 손을 들어주었습니다(특허법원 2021허XXXX).

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「상표법」 제34조에서는 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있습니다. 그 중 타인의 상품을 표시하는 것이라고 생각할 정도로 수요자들이 영업의 혼동을 느끼게 하는 상표는 등록할 수 없다고 규정하고 있는데요.

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실제로 당 로펌의 고은희 대표 변호사·변리사가 진행한 사례 중 "흑호당" 사례가 있습니다. 본 변호인이 맡아 진행한 부정경쟁행위금지가처분 사건에서 패소하자, 이번에는 상표권출원에 이의신청을 한 것입니다. 그러나 고은희 대표 변호사·변리사는 신속하게 이의신청에 대한 답변서를 준비하여 발송하였고, 경쟁사의 주장은 모두 법리적·논리적·객관적으로 분석하였을 때 인정할 수 없다는 주장이 받아들여져 상대방의 이의결정이 이의없음이 확인되어 성공적으로 상표권등록을 완료시켰습니다.

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다만 상표의 동일, 유사성에 대한 판단은 신중하여야 하고, 여러 제반사항을 종합적으로 고려하여야 판단하여 대응하여야 합니다. 또 위 사건처럼 동일, 유사상표를 문제삼아 경쟁업체가 무효심판, 무표청구 등을 제기하는 경우도 있으므로, 상표권전문변호사의 도움을 받아 적극적인 방어대응이 필요합니다.

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법무/특허/세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 지적재산권법전문변호사이자 변리사의 자격을 함께 갖추고 있어 상표법 분야에 상당한 전문성을 갖추고 있습니다. 특히 상표법과 관련하여 경찰수사연구원에서 경제범죄, 지능범죄수사과정에서 강사로도 출강하고 있습니다. 상표출원부터 이의신청, 등록무효심판, 취소심판 등의 상표관련 각종 분쟁을 해결해드리고 있으니 상담이 필요하신 분들은 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.

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