상표등록무효심판이란 해당 상표과 관련한 이해관계인이 상표등록이 무효화 되어야 하는 사정을 들어 상표등록무효심판을 청구할 수 있는데요. 특허심판원에 상표등록무효심판청구를 하였으나 그 심결에 불복하고자 한다면 특허법원에 상표등록무효청구소송을 제기할 수 있습니다. 

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상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상 신용을 보호하는 것임을 전제로 하기 때문에 사용하지 않는 상표에 대해서는 불사용취소심판 또한 가능한데요. 오늘 소개해드릴 사례는 경쟁사가 상표 출원 당시 상표사용의사가 없음에도 부정한 목적으로 상표등록을 하였음을 이유로 상표등록무효소송을 제기한 것입니다.

'보그' 상표를 사용하고자 하는 우산업체,

'보그' 잡치 측에서 사용할 의사도 없이 상표를 등록하였다며 상표등록무효심판소송 제기

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A사는 2019년 3월, 특허심판원에 '보그 (VOGUE)' 라는 등록상표의 상표권자인 B사를 상대로 '이 사건 등록상표는 출원일 당시 출원인이 상표 사용의사 없이 출원한 상표로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효'라고 주장하면서 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였습니다.

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하지만 특허심판원이 A사의 청구를 기각하자, A사는 B사를 상대로 특허법원에 상표등록무효를 청구한 것인데요. A사의 주장에 따르면 B사는 2001년부터 지정상품을 '우산, 비치파라솔' 등으로 정하여 'VOGUE GIRL', 'VOGUE'상표를 등록하여 놓고서 사용하지 않았고, 불사용취소심판의 대상이 되는 시기가 다가오자 'VOGUE'와 유사한 등록상표인 'VOGUE 보그'를 출원하였다고 하였는데요.

그런데 A사가 'VOGUE'표장을 우산에 사용하고 있음을 알게 된 B사가 2016년 12월에 A사에게 상표사용중지를 요청하는 내용증명을 보내자, A사는 'B사가 해당 등록상표를 우산, 비치파라솔에 사용할 의사 없이 오로지 A사가 우산 등에 VOGUE 표장을 사용하는 것을 막고 상표를 선점하려는 목적에서만 출원하여 등록받은 것'이라며 상표등록무효심판소송을 제기한 것입니다.

등록상표가 출원인의 상표 사용의사 없이 출원되어 등록되었다는 점은

섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다.

하지만 재판부는 A사의 주장을 받아들이지 않았습니다. B사가 우산, 비치파라솔 지정상품에 등록상표를 출원할 당시 상표를 사용하고자 하는 의사가 있었다고 판단한 것입니다. B사는 120여 년의 전통을 지닌 패션과 라이프스타일 등에 관한 전문잡지 'VOGUE'를 발행하는 회사로 국내에서도 1969년 이전부터 국내에 반입되어 유통되었고 1996년부터 한국어판 잡지가 출간되어 국내 패션계에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 

그런데 B사는 보그코리아 창간 20주년 특별전을 개최하면서 'VOGUE'가 표시된 에코백, 모자, 후드티셔츠 관련 패션 상품을 제조, 판매하였고 그 외에도 패션 브랜드 등과 협업을 통해 한정된 기간 동안 입점하는 매장인 '팝업스토어' 방식으로 패션관련 상품을 출시한 바 있습니다.

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'VOGUE'의 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'은 다른 지정상품인 가방, 의류 등과 함께 패션아이템에 속하는 것으로서 B사의 패션 및 라이프스타일에 관한 잡지 발행과 이와 관련한 상품판매 업무와 밀접한 관계가 있고, B사에게 등록상표를 사용할 사회적, 경제적 필요성이 합리적으로 인정된다고 본 것입니다(특허법원 2019허77XX).

특허법원은 "상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로 상표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서 국내에서 상표를 현재 ‘사용하는 자’는 물론이고 장차 ‘사용하고자 하는 자’도 자기의 상표를 등록받을 수 있는데, 상표에 대한 사용의사는 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 한다"고 판시하며 그 객관적 증거확보에 상당한 노력이 필요할 것으로 예상됩니다. 

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만약 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우라면 누구든 '상표등록취소심판'을 제기할 수 있으므로 3년 간 상표를 사용하여왔음을 입증할 수 있어야 합니다.

아무리 상표법에 의해 나의 상표를 등록하였다 하더라도 사용의 의사를 가지고 지속적으로 사용함으로써 관리해야만 상표를 유지하실 수 있습니다. 내가 사용하는 상표를 제3자도 동일하게 사용하고자 이에 대한 무효심판, 취소심판이 제기되는 경우도 있으므로 이에 대한 적극적인 방어대응이 필요하며, 한편 적법한 권한이 없음에도 상표 무단으로 사용하거나, 무단으로 출원하는 경우도 있어 상표법변호사의 세심한 법률도움을 받으시기를 권장드립니다.

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법무그룹 유한 및 특허세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 변리사의 자격을 함께 갖추고 있어 상표법 분야에 상당한 전문성을 갖추고 있습니다. 특히 상표법과 관련하여 경찰수사연구원에서 경제범죄, 지능범죄수사과정에서 강사로 출강하고 있습니다. 상표출원부터 이의신청, 등록무효심판, 취소심판 등의 상표관련 각종 분쟁을 해결해드리고 있으니 상담이 필요하신 분들은 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.