상표권자 허락없이 재라이선스 계약으로 상표권 침해한 사례

​

원고는 미국에서 수제케이크, 커피, 차 등을 생산·판매하는 회사로, 소외 주식회사 A와 2014. 4. 경 원고의 상표를 사용하여 원고가 생산·판매하는 케이크 등과 동일한 제품을 국내에서 생산·판매하고 영업점을 운영할 수 있는 권리를 부여하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였습니다.

​

그런데 2015. 1. 소외회사가 원고의 동의없이 피고회사와 이 사건 각 상표를 비롯하여 이 사건 계약에 따라 소외 회사가 사용할 수 있는 권리 등에 관하여 상표 라이선스 표준계약(재라이선스 계약)을 체결하였습니다. 이후 피고는 이 사건 재라이선스 계약에 따라 소외 회사가 운영하던 매장들을 인수하여 운영하고, 신규 매장을 개점하여 원고의 유사상표를 사용한 매장을 운영하였습니다.

​

이에 원고는 2015. 11. 소외회사에게 서면으로 이 사건 계약을 해지한다고 통지하면서 이 사건 각 상표를 사용하지 말 것을 요구하였고 가처분과 상표권침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

​

​

​

​

법원은 피고가 원고 상표와 유사한 상표를 사용함으로써 원고의 상표권을 침해하였다고 보았습니다.

또 침해상표가 사용된 카페업은 이 사건 각 상표의 지정서비스업인 카페업과 동일하고, 지정상품인 빵, 커피, 차와 동종·유사성이 있는 이상 상표침해에 대한 불법성이 인정된다고 보았습니다.

​

또한 소외회사는 재라이선스 계약을 체결할 권한이 없고, 그러한 권한은 원고가 제공하는 서면에 의해서만 부여될 수 있다고 규정하고 있음에도 피고와 이 사건 재라이선스 계약을 체결하여 피고에게 기존 매장을 운영하게 하였고, 아울러 신규 매장도 개설하게 함으로써 피고가 이 사건 종전 침해상표 및 이 사건 침해상표를 사용하도록 하였는바, 피고가 소외 회사와 함께 이 사건 각 상표를 침해한 것으로 원고에 대하여 공동불법행위가 성립한다고 보았습니다.

​

​

상표권침해에 대한 손해배상액은 얼마나?

​

법원은 소외 회사가 이 사건 계약 당시 상표 사용에 관하여 로열티로서 총 매출액의 5%를 원고에게 지급하기로 약정한 바, 이는 피고에게도 유추적용할 수 있으므로, 피고의 2015년 매출액과 2016년 매출액 중 5%에 해당하는 로열티 상당액을 원고에게 지급하여야 한다고 보았습니다.

​

또한 피고 원고의 유사상표를 사용한 신규 매장의 수수료 역시 구 상표법 제67조 제3항에 따라 등록상표의 사용대가로 통상 받을 수 있는 금액에 포함된다고 판단, 13개 신규 매장에 대한 수수료 상당을 원고에게 배상할 의무가 있다고 보았습니다.

​

→ 피고는 이 사건 표장의 사용을 금지하고, 표장을 제거하여야 한다.

→ 피고회사와 소외회사는 공동하여 원고에게 로열티 상당액으로 1억 3,700여만원을, 신규매장 수수료 상당액으로 3억 5300여만원을 지급하라.

(특허법원 2017나2XXX).

​

​

​

상표권자가 자기의 상표권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자가 받은 손해의 액으로 추정합니다.

​

그러나 상표권 침해가 인정되는 상황에서도 손해배상액을 산정할 수 있는 명확한 근거가 없어 상표권자가 제대로 된 손해배상을 받지 못하는 상황이 발생할 우려가 있는 만큼, 전문변호사의 경험과 노하우에 근거한 대응이 매우 중요합니다.

​

상표권분쟁은 자사에 심각한 타격을 입혀 기업이나 브랜드의 존폐 위기에까지 이르게 할 수 있으므로 경험많은 상표법변호사의 도움을 받으셔야 합니다.

​

법무/특허/세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사는 대한변호사협회등록 지적재산권법 전문변호사이자 변리사이며, 현재 경찰수사연구원에서 지능범죄수사과정과 경제범죄수사관양성과정의 상표법 강의 강사로 출강하며 전문가를 양성하는 법률전문가로 활약하고 있습니다.

​

위와 같은 상표, 특허, 디자인, 부정경쟁, 영업비밀 등 지식재산 관련 분쟁에 특화된 법률서비스를 제공하고 있으니, 상담이 필요하신 분들이라면 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.