「상표법」 제33조에 따라 "그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표"는 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당됩니다. 

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또한 「상표법」 제90조에 따라 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 위와 같은 상표는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 보고 있는데요. 따라서 이 경우 상표등록무효소송이나 상표권침해금지소송을 제기하더라도 패소할 수 있으므로 상표권변호사의 세심한 도움을 받아 대응해야 할 필요가 있습니다.

'죽염'은 원재료 표시, 특정인 독점 곤란해

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아모레퍼시픽사는 2015년 4월, 지정상품을 화장품, 세재, 샴푸, 치약 등으로 하여 '메디안 죽염향' 상표를 등록했습니다. 이에 2012년 9월과 2013년 7월에 사용·지정상품을 치약(죽염 포함)으로 하여 '죽염'과 '평생잇몸건강 죽염' 상표를 등록한 LG생활건강이 아모레퍼시픽 사를 상대로 등록무효심판을 청구했으나, 특허심판원이 심판청구 중 지정상품 '치약'에 관한 부분만 인용하고 나머지 지정상품에 관한 부분을 기각하자 상표등록무효소송을 제기하였습니다.

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하지만 재판부는 '메디안 죽염향' 상표 중 '죽염' 부분은 본질적으로 지정상품의 원재료를 표시한 것으로서 사회통념상 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 독점시킬 수 없다고 보았습니다.

또한 등록상표 '메디안 죽염향'과 선사용상표 '죽염'은 문자의 구성, 글자 수 등의 차이로 인하여 그 외관이 서로 다르며, 등록상표는 '메디안 죽염향'으로 호칭될 것이고, 선사용상표는 '죽염'으로 호칭될 것이어 양 표장은 호칭이 서로 다르다고 보았습니다. 

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선사용상표가 '치약'과 관련하여 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였고, 지정상품 중 일부는 '치약'과 유사하거나 경제적 견련관계가 있다고 하더라도, 등록상표가 선사용상표와 유사하지 않은 이상, 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 치약과 동일 · 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 LG생활건강에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보기는 어렵다고 보고 결국 원고패소 판결하였습니다(특허법원 2016허91XX).

제주 특산물 '한라봉' 등록된 상표라도 원재료 이름에 불과, 누구나 사용할 수 있어

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식품제조업체 A사는 2004년부터 '한라봉'이라는 표장을 사용하며 초콜릿, 쿠키 등을 만들어왔습니다. 그러다 2009년 2월부터 동종업을 하는 B사가 '한라봉초콜릿'이라는 문자를 넣은 상품을 판매하자 자신들의 상표권이 침해됐다며 2009년 5월 상표권침해금지 등 청구소송을 제기했습니다. 

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하지만 재판부는 "상품의 보통명칭, 원재료의 표시 등을 특정인에게 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 이는 자유롭게 사용할 필요가 있고 비록 상표등록을 받은 표장이라도 보통명칭, 원재료를 표시할 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다"고 보았습니다. 

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​'한라봉'이라는 과일이 초콜릿의 주된 원료로 사용되는 것은 아니나 초콜릿에 사용될 경우 일반 소비자로 하여금 '한라봉을 넣어 만든 초콜릿' 또는 '한라봉 맛이 나는 초콜릿'으로 직감될 것이고, 포장을 봤을 때 원재료로서 한라봉을 사용했다는 의미로 직감될 뿐 상품의 식별 표지로서 사용됐다고 볼수 없다는 것입니다. 

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또한 한라봉은 각종 인터넷쇼핑몰 사이트나 백화점 등에서 과일의 일종으로 판매되고 있으며 제주도 지역에서는 한라봉을 분말형태로 가공해 초콜릿에 넣어 만든 '한라봉초콜릿'이 일반적으로 거래되고 있는 점 등을 고려할 때 '한라봉은 원재료일뿐 상품을 식별하는 표지로 사용되지 않는다'고 판단, 원고패소 판결한 사례입니다(서울중앙지법 2009가합530XX).

이처럼 상표권 분쟁은 상표등록의 요건과 상표등록을 받을 수 없는 상표, 상표권의 효력이 미치지 않는 범위 등을 꼼꼼하게 파악하여야 상표권침해소송 등의 원고, 피고 모두 유리한 대응이 가능합니다. 이를 위해서는 다수의 상표권 관련 소송을 진행해 온 상표권변호사의 적극적인 도움을 받을 것을 권장해드립니다. 

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법무그룹 및 특허세무그룹 유한의 고은희 대표 변호사·변리사는 경찰수사연구원에서 상표법 관련 지능범죄·경제범죄수사관양성과정에서 강사로 활동하며 전문가를 양성하는 법률전문가로 활동하고 있습니다. 관련 상담이 필요하신 분들은 02-582-0840으로 문의하시기 바랍니다.